關于答復審查意見

2019-06-05 17:22:29

       國家知識產權局專利局(下稱專利局)對發明專利申請的實質審查主要采取的是書面審查的方式,審查員與申請人或代理人通過審查意見通知書及其答復就申請文件本身存在的問題進行溝通和交流。審查意見通知書中要求申請人在通知書指定的期限內就審查員提出的審查意見進行答復。實踐中,有些申請人由于對專利法規等缺乏了解,不知道該如何答復,審查員接到的作為答復的意見陳述書可謂是五花八門,給后續的審查工作帶來障礙。

 

  原指南中僅對申請人答復的期限、提交答復的形式要求予以規定,對于申請人或代理人來講,這樣的規定不盡詳細,7月1日開始實施的新版審查指南,在答復的內容及方式上進行了完善,給申請人及代理人提供了更多的指導。

 

  首先,新版審查指南重申了應當在審查意見通知書指定的答復期限內答復審查意見通知書,如果申請人或代理人認為在通知書指定的期限內答復有困難,則可以在答復期限屆滿日之前書面提出延長期限請求,并在上述屆滿日之前繳納延長期限請求費,請求專利局延長指定的答復期限。由于根據專利法第三十七條的規定,申請人無正當理由逾期不答復審查意見通知書,其申請將被視為撤回,而且專利局在實質審查程序中在審查意見通知書的答復期限屆滿前不發出通知書提示,所以申請人或代理人在接到審查意見通知書之后一定要注意答復期限,以保證在指定期限內提交答復。

 

  其次,關于答復的形式和內容,針對審查意見通知書中的審查意見,申請人的答復可以僅僅是意見陳述書,也可以還包括經過修改的申請文件的替換頁。其中,答復的意見陳述書在形式上應當采用專利局規定的意見陳述書的方式,在內容上,申請人在其中應當針對審查意見通知書中提出的具體審查意見逐一進行答復,如果申請人不同意審查員在審查意見通知書中作出的審查意見,應當在其答復的意見陳述書中詳細陳述其反駁意見,這樣有利于審查員充分考慮其意見以作出正確的審查結論;如果申請人根據審查意見對申請文件進行了修改,則無論該修改是實質性的改動,還是僅僅修改了錯別字,都應當在意見陳述書中予以說明,以利于審查員核實其修改,授權正確的修改文本。針對申請人修改申請文件的情況,申請人還應當在其意見陳述書中說明修改內容是否符合專利法及審查指南的相關規定以及如何克服原申請文件存在的缺陷,并提交經過修改的申請文件的替換頁一式兩份,同時還應當提交一份修改前后的對照明細表或在原文復制件上作出修改的對照頁,以便于審查員的后續審查。

 

  舉例說明,審查員在審查意見通知書中指出申請的權利要求1相對于對比文件不具有創造性,如果申請人根據該審查意見,對權利要求1進行了修改,修改后的權利要求1中引入新的技術特征以克服上述缺陷,則申請人在其意見陳述書中應當指出該新的技術特征可以從說明書的哪些部分得到,以說明該修改符合專利法第三十三條的規定和審查指南的相關規定,并說明修改后的包含新的技術特征的權利要求1如何具有創造性。

 

  按上述內容撰寫的意見陳述書,其上還應當有申請人或代理機構的簽章,申請人未委托專利代理機構的,其提交的意見陳述書應當有申請人的簽字或者蓋章;申請人委托了專利代理機構的,其提交的意見陳述書應當由其所委托的專利代理機構蓋章,并由委托書中指定的專利代理人簽字或者蓋章。

 

  以如上所述的方式提交的具有上述內容的答復,經受理部分受理后,相應的答復期限消除,其答復的意見陳述書及修改文本隨案卷一起進入后續的審查程序。值得注意的是,申請人的答復一定要提交給專利局受理部門,經受理部門受理后才具備法律效力,才能進入后續審查程序,直接提交給審查員的答復文件或征詢意見的信件不具備法律效力,不視為正式答復。

 

  另外,根據審查指南的規定,第一次審查意見通知書的答復期限是四個月,再次審查意見通知書的答復期限是兩個月,如何考慮申請人在答復期限內提交多次答復的情況,涉及到兼顧申請人的利益和行政效率的問題。如果待答復期限屆滿再開始后續的審查程序,雖然充分考慮了局部申請人的利益,但卻與絕大多數申請人的想加快審查、盡早得到專利權的愿望相悖,而且申請人是否提交多次答復存在著太多的不可預知性,因此新版審查指南中規定,專利局收到申請人的答復之后即可以開始后續的審查程序,如果后續審查程序的通知書或者決定已經發出,對于此后在原答復期限內申請人再次提交的答復,審查員不予考慮。

 

  如何看待按照專利局規定的意見陳述書的方式提交的、但沒有具體答復內容的意見陳述書?新版審查指南中明確規定,申請人提交的無具體答復內容的意見陳述書,也是申請人的正式答復,對此審查員可理解為申請人未對審查意見通知書中的審查意見提出具體反對意見,也未克服審查意見通知書所指出的申請文件中存在的缺陷。申請人答復審查意見通知書的態度應該是積極的,是否同意審查員的審查意見,是否對申請文件進行修改以克服審查員指出的缺陷,都應該在其提交的意見陳述書及修改文本中有所體現,而敷衍了事則不利于審查程序的正常進行,給審查員的下一步工作造成不便。如果申請人僅提交了無具體答復內容的意見陳述書,如僅在意見陳述書中陳述“鑒于案情復雜,申請人需仔細斟酌,容后答復”或者不陳述具體意見而是提出與審查員會晤的要求等等,這樣的意見陳述書如在提交的形式上符合相應規定,經受理部門受理后相應的答復期限消除,而這樣的答復回到審查員手中后,給審查員下一步的工作帶來困難,因為這樣的答復即未對審查員的審查意見發表意見,也未修改申請文件,申請案卷的狀態仍然是審查員發出前次通知書時的狀態,嚴重地影響了行政工作的效率,因此對這樣的答復必須嚴格予以限制,指南規定的內容,目的在于約束申請人,對于沒有具體答復內容的意見陳述書,視為申請人已經清楚申請文件存在的缺陷而不予以克服,如果該缺陷屬于駁回理由,則審查員就可以據此作出駁回決定,而不必再次聽證。(知識產權報 作者 楊克菲 作者工作單位系國家知識產權局專利復審委員會)

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